楊智傑/微軟告鴻海:不當索取專利權利金?

 ●楊智傑/國立雲林科技大學科技法律所教授。

3月8日,美國微軟在加州北區聯邦地區法院,向台灣鴻海公司提起訴訟,主張其違約未支付該付的專利權利金。而3月12日,郭台銘於臉書回應,並召開記者會說明。目前為止,雙方各有立場。由於相關資訊並不充分,以下僅以可以掌握的起訴書內容,稍微介紹這個案件的爭議。

2013年的專利授權書協議

微軟在起訴書主張,在2013年4月1日,曾與鴻海簽署一份「保密專利授權協議」,內容主要是微軟將其軟體專利組合,就契約中所界定的「涵蓋產品」(Covered Products )給予鴻海全球授權,讓鴻海可以製造、銷售使用該專利組合的涵蓋產品。

根據其他新聞報導,這份保密專利授權協議,是「與Android與Chrome OS裝置有關的裝置專利授權協議」。要說明的是,雖然Android作業系統是由Google採開放原始碼方式開發,但微軟公司早就主張Android作業系統上侵害了其多項專利。所以自2007年起,微軟就陸續向包括三星、LG、宏達電、宏碁與Barnes &Boble等多家Android裝置製造商簽署相關授權協議。而鴻海可能也是簽署了相關的授權協議。

代工公司不用繳權利金?

鴻海與三星、LG、宏達電、宏碁等公司不同的地方在於,鴻海是代工公司,自己不作品牌,所以是否有支付權利金的義務?嚴格來說,專利權的範圍,就包括製造、銷售實施專利的產品。所以,代工公司的製造銷售行為,若沒有得到授權,當然也會侵害專利。

只是,也許業界有部分慣例,專利權人通常是向品牌洽談權利金;但偶爾也有向代工公司洽談權利金的,例如高通公司都是相手持設備終端製造商的代工廠索取權利金。

由於鴻海是代工公司,幫其他品牌公司代工,微軟的訴狀指出,在微軟與鴻海的專利授權契約中有特別約定,倘若微軟可從其他品牌公司那對每台設備收取到權利金,或者品牌公司與微軟達成適當的授權約定,鴻海就不需要支付權利金。

郭台銘總裁臉書上說,是因為微軟跟華為等中國公司無法順利洽談取得權利金,所以才找上鴻海索取權利金。鴻海的立場是認為,要收權利金應該向品牌手機商收取,甚至應該向開發Android系統的Google收取才對。鴻海12日的記者會也說明,提及是鴻海的客戶要求,必須尤其客戶(品牌公司)直接與微軟商談權利金,鴻海「不得代為協商、代為支付權利金」。

根據契約,倘若微軟確實可以從品牌手機廠那邊順利取得專利權利金,就不會向鴻海索取權利金。但是,在契約中,鴻海也有配合提供銷售詳細數字的「權利金報告」的義務。

微軟要求提供銷售權利金報告

確實,微軟希望向其他手機品牌商直接洽談權利金。但問題是,微軟沒辦法清楚掌握,這些中國品牌手機廠,到底每年銷售多少支手持設備。因此,微軟希望能夠從鴻海作為手持設備代工廠這邊,得到精確的銷售報告,這樣微軟就有辦法掌握準確的銷售數字向品牌廠談判授權金。

根據微軟的起訴書,在契約中,鴻海同意,從2013年1月1日開始,鴻海每半年會提供一次完整且正確的「權利金報告」(Royalty Report)給微軟,按照契約附件所要求的表格,詳細記載契約「涵蓋產品」的製造銷售資訊。

這個報告需要包含:1、每一種涵蓋產品在權利金期間(半年)的具體銷售數字;2、品牌廠商及銷售該產品的價格;3、若屬於契約中所約定不授權的元件,則可列出將該該部分排除….等等資訊。最後並在報告中計算出每半年需要支付的權利金總額。

該契約並約定,鴻海必須保留這些報告資訊,提供會計稽核。若有相關爭議,微軟可要求一獨立公正的會計公司,鴻海必須接受會計公司進入鴻海的總部對原始報表進行稽核。

微軟在起訴書宣稱,鴻海在2014年曾經提交過權利金報告,但資訊有錯誤,從2015年至2018年間,都沒有提交微軟權利金報告。既然沒有提交報告,鴻海自然也從來沒有付過任何一毛權利金給微軟。

因而,微軟在2017年3月底,以書面正式通知鴻海,要按照契約挑選公正獨立會計事務所,對鴻海進行稽核。鴻海在2017年10月同意由勤業眾信會計事務擔任審計工作。但後來鴻海並沒有提供任何的原始報表,也沒有提供事務所可以到鴻海總部現場審計的日期。微軟主張,直到2019年3月提起訴訟為止,將近二年都無法順利稽核。

微軟希望能夠取得正確資訊的權利金報告

微軟過去多年確實沒有向鴻海收過一毛權利金,所以,微軟提起訴訟的用意,也許並不是真的要索取權利金,而是要取得正確資訊的權利金報告。這一點,也可從微軟起訴書向法院請求的救濟項目,可以看得出來。

微軟向法院聲請的救濟,包括要求鴻海履行其契約的義務,主要有:1、履行提供權利金報告的義務;2、要求鴻海履行契約所要求的配合稽核的義務。但微軟的起訴書主張,若只是法院命令鴻海接受會計事務所稽核,仍然會遭遇鴻海拖延,所以希望3、由法院監督下進行事證開示程序,要求調閱鴻海的帳冊、記錄等各種文件,以此方式確保鴻海遵守接受稽核的義務,並且能夠正確計算出過去數年鴻海欠繳的權利金金額;4、對於過去所欠繳的權利金及利益,做出損害賠償判決;5、要求法院判賠律師費,以及其他訴訟支出與開銷;6、要求法院訂出訴訟期間及訴訟後的利率。

鴻海如何因應?

由於微軟目前為止根本沒有掌握任何權利金報告的資訊,也就是根本無從主張,到底鴻海製造銷售了多少支實施其專利的手持設備,積欠了多少權利金。所以,或許鴻海是不用太擔心會有高額的積欠權利金或損害賠償金。

不過,鴻海仍必須思考,若不願意也不可能替品牌廠商繳交專利權利金,則是否應該履行契約義務,提供資訊正確的銷售報告。畢竟,就算鴻海認為,其沒有代工製造任何一款侵害微軟軟體專利的設備,但契約仍然規定鴻海有半年繳交一份正確的權利金報告的義務,也有配合稽查的義務。契約有其拘束力,倘若真的訴訟繼續打下去,由美國法院命令鴻海提供相關表冊,在美國,藐視法院的命令,可不若台灣是這麼無所謂的事情。

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